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商品訊息
 

作  者:袁仁捷
類  別:未分類
出  版:袁仁捷
出版日期:2016年12月
語  言:繁體中文
I S B N :9789574341566
裝  訂:平裝

定  價:NT$320

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內容簡介

 
 
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內容簡介

序 / 導讀

試  閱

作  者

   
 

◎本書是從一項發明開始,中間經歷提出申請案和修正與答辯,及至獲准專利和專利行使等各個階段,依序寫成。
◎本書兼談申請案/專利的實質內容和程序事項。
◎本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題。

本書共分三冊,總計27章,超過700頁,兼談申請案/專利的實質內容(例如,「請求項的解讀方式」、「明確性」、「非顯而易知性」)和程序事項(例如,「加速審查」、「外國申請許可」、「與審查官訪談」、「資訊揭露義務」的「非相關人士提供資訊」),因此,不僅適合專利工程師閱讀,對程序人員也有幫助。此外,本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題,因此,也適合發明人翻閱。
美國專利申請實務Ⅰ_【贈閱版】電子書_發燒搶先看
http://jacob-tc.com/ebooks/Subscriptions.html

   
 

2007年有人在「哈今的專利自學手冊」上問:「請問誰有MPEP的中文版?」,接著有人回答:「據了解是沒有 因為翻出來會出人命…。」(見http://www.patent-tutorial.net/website/content/forum/2281)。的確,將MPEP翻成中文,是會出人命的。然而,將閱讀MPEP後的心得記錄下來,應該會對身體有益吧?而這就是本書出版的動機。
本書大體上是按照一項發明從萌芽(例如,「專利申請案的類型」、「適格的發明標的」、「請求項」)、成長(例如,「限選要求」、「申請案的修正」、「專利性要件」)、茁壯(例如,「核准與發證」、「專利的修正」、「重新發證」)、及至凋零(例如,「申請案與專利的放棄與復活」)等各個階段,依序編寫而成。讀者可從本書第1章讀起,也可從中挑選有興趣的章節閱讀。
本書兼談申請案/專利的實質內容(例如,「請求項的解讀方式」、「明確性」、「非顯而易知性」)和程序事項(例如,「加速審查」、「外國申請許可」、「與審查官訪談」、「資訊揭露義務」的「非相關人士提供資訊」),因此,不僅適合專利工程師閱讀,對程序人員也有幫助。此外,本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題,因此,也適合發明人翻閱。
本書自2007年著手寫起,其間經歷KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)、2013年的 Leahy–Smith America Invents Act (AIA)、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ___ (2014)、以及Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, (2014) 等對於專利實務有重大改變、並影響深遠的事件,而本書也就因為這些事件的相繼出現,必須不斷地修改。本書作者雖盡力校正,但本書的部分內容仍難免已經過時、或有所疏漏,望先進們能不吝提醒、指正。

   
 

在In re Lund案 中,申請日為1959年8月6日的系爭第831,949號申請案是關於Substituted Dihydrobenzothadiazines;在該申請案的審查過程中,審查官引用於1963年6月25日發證的US 3,095,446(其說明書有記載“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806, filed September 29, 1958 (now abandoned)”,以下稱該專利為連續案,而稱第763,806號申請案為母案),來否定該申請案的請求項2-4、15和16的專利性;審查官指出,儘管該連續案其本身並未記載該等請求項的技術特徵,但由於該母案的範例2有揭露該技術特徵,並且,該連續案有記載“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806”,亦即,該母案的內容已被該連續案引用作為其參考內容(“the abandoned application has been incorporated by reference in the patent”),因此,該等請求項相較於該連續案,不具有專利性;然而,CCPA指出,該連續案的說明書中所記載的“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806”,僅能讓該連續案的申請日提前至該母案的申請日,但尚不足以讓該母案的內容(例如,範例2)成為該連續案的一部分;CAFC接著提到,如果申請人想要讓該母案的內容也成為該連續案的一部分,則可加上 “incorporation by reference”敘述,例如,US 7,958,412的說明書應記載“This application is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 11/431,437, filed May 9, 2006, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 10/660,844, filed Sep. 12, 2003, U.S. Pat. No. 7,310,752. These applications are incorporated by reference herein in their entirety and for all purposes.”。
“incorporation by reference”(併入本文以作為參考文件)
在Advanced Display Systems v. Kent State University案 中,CAFC指出,「併入本文以作為參考文件」提供一種將不同文件的內容整合至主要文件(例如,專利或申請案)的方法,藉以清楚表明該內容就是該主要文件的一部分。須注意的是,該主要文件應特別指明其內所併入的是哪些內容,並且要標註這些內容在這些不同文件的哪個部分找得到。

申請人收到PTO所發出的審查意見通知書後,就算有提出與審查官面詢的請求,其仍然必須在規定的期限內提出回覆(reply) ,否則其申請案就會被視為放棄。
一位審查官對於訪談的看法
申請人在訪談期間,必須已有充分的準備,例如,已想好如何修正請求項、並提供為什麼修正後的請求項就會具有專利性的理由,而不要期望審查官會告知申請人應該如何修正請求項。如果申請人預備修正請求項、特別是大幅度修正請求項,則最好在訪談前,就先將請求項的修正本提供給審查官,因為不要期望審查官能在短短的30分鐘內,就能針對當場才看到的請求項,檢索到適當的先前技術,並進而作出准/駁決定;申請人也不要期望審查官就算未能當場決定,但其仍然可以在訪談結束後,再慢慢看申請人當場提供的資料,等有了決定後,再以電話通知申請人。此外,申請人在訪談前所提供的資料,最好儘可能詳盡,而不要因為擔心將來會受到審查歷程禁反言的限制,就只提供不夠完整的資料給審查官。
5.2 FAI試行計劃
前已言之,對於在FOAM發出前所請求的訪談是否核准,是屬於審查官的職權。然而,為了加快申請案的審查,PTO自2008年4月28日起,推動為期半年的FAI試行計劃,讓申請人得以在FOAM發出前,就有機會先與審查官訪談。由於成效不錯,因此,PTO至今仍持續推動FAI試行計劃。參與FAI試行計劃,不須繳交規費。

第6節 讓與人禁反言
CAFC最早於1988年,針對「讓與人禁反言」(assignor estoppel)提出看法。在Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.案 中,發明人Welter博士於1959至1974年任職於Diamond的期間,發明一種用於預防豬隻(swine)感染腸胃炎(gastroenteritis)的疫苗;Welter博士針對其發明提出專利申請案,並將該發明的所有權利讓與給Diamond;1974年,Welter博士離開Diamond,自行創立Ambico公司,並開始製造和銷售該疫苗;Diamond當然就控告Ambico和Welter博士侵害其專利權,而Ambico則反訴(counterclaim)該專利因不符合專利法第112條(支持性)、第102條(新穎性)和第103條(非顯而易知性)而應無效,但Diamond認為Ambico和Welter應受到「讓與人禁反言」(或“assignor-inventor estoppel”,如果讓與人就是發明人的話)的限制,而不得主張該專利無效;CAFC指出,「讓與人禁反言」是一種衡平理論(equitable doctrine),用來防止某人先前已將專利或申請案的權利讓與他人,但之後於侵權訴訟中,又以其所讓與的權利應為無效作為抗辯手段,「讓與人禁反言」也同時限制讓與人的利害關係人(in privity with the assignor),例如,由讓與人所創立的公司;之所以要適用「讓與人禁反言」有4個最常見的理由:(1)防止不公平和不正義、(2)防止某人從自已的錯誤中獲取利益、(3)類比於不動產的契據禁反言(estoppel by deed)、以及(4)類比於房東-房客關係(landlord-tenant relationship);舉例來說,就「防止不公平和不公義」而言,讓與人不可先將某物品賣給他人,之後又主張該物品根本沒有價值,因為讓與人的這種行為對於受讓人(assignee)並不公義;儘管市場上不應存在無效的專利致影響公平競爭,並且,公共政策也鼓勵公眾挑戰專利的有效性,但在讓與人與受讓人之間具有…

4.1 請求項涵蓋或重疊兩種法定發明類型
在Ex parte Lyell案 中,系爭請求項2記載如下:
2. An automatic transmission tool in the form of a workstand and method for using same comprising:
a support means, ……,
and further comprising the steps of
1. positioning the output end of an automatic transmission onto said upright sleeve, …….
;BPAI指出,專利法第101條表明,其是以擇一方式,列出法定種類的發明。請求項2意圖涵蓋或重疊專利法第101條所規定的兩種法定發明類型,而在我們看來,「這種型式的請求項是被專利法第101條的明確語句所排除的」 ;就請求項2而言,該工具的製造商/銷售者不知道他們是在製造/銷售該工具(其包含,例如,“support means…”)時,就已對請求項2構成「直接侵權」,還是要等到使用者/購買者實施請求項2中的方法步驟(例如,“positioning…”)時,才對請求項2構成「幫助侵權」。

3.1.3 元件前的不定冠詞與定冠詞
請求項中第一次出現的元件,如果是單數型式,則其前必須加上不定冠詞“a”或“an”,但如果是複數型式或手段加功能用語(means-plus-function term),則其前不需加上任何冠詞。但上述規定有例外。在馬庫西型式請求項(Markush-type claim, “selected from the group consisting of A, B, and C” )中,“group”一詞即使是第一次出現,其前仍須加上定冠詞“the”,而非不定冠詞“a”,因為這是Ex parte Markush案中的標準句型。此外,元件在本質上一定會具有的構成要素,也不需要有前置基礎 ,亦即可直接在該構成要素前加上定冠詞“the”(正統的英文文法)。舉例來說,由於“sphere”在本質上一定會有“outer surface”,並且也只會有一個“outer surface”,因此,“the outer surface of the sphere”中的“outer surface”即便是第一次出現在請求項中,“outer surface”前也不需加上不定冠詞“a”,而可直接加上定冠詞“the”。
審查官的道歉信
雖然上述的「元件在本質上一定會具有的構成要素,也不需要有前置基礎」是規定在MPEP中,但總有一些審查官不知道這項規定,而會認為“the outer surface of the sphere”中的“outer surface”缺少前置基礎。在實務上,有些審查官只要看到“the+A”,就會習慣性在前文中找“a+A”,如果找不到,就會認為“the+A”缺少前置基礎,甚至有些審查官會走火入魔到連“the same

7.1.2 說明書使用“the invention”和“the present invention”等用語
「當專利權人在說明書中使用『本發明必須…』、『本發明就是…』、或『本發明的所有實施例均…』等字句時,放棄(disclaimer)即已成立」 。「說明書至少四次曾提及“fuel filter”就是“this invention”或“the present invention”,例如,”This invention relates to a fuel filter for use in the fuel line that delivers fuel to a motor vehicle engine.”、“According to the present invention, a fuel filter for a motor vehicle is made from a moldable material which may be safely used in vehicles equipped with electronic fuel injection system.”、“This and other advantages of the present invention will become apparent from the following descriptions, with reference to the accompanying drawing, the sole Figure of which is a cross-sectional view of a fuel filter made pursuant to the teachings of the present invention....”、以及“According to the present invention, an electrically conductive path is provided between the fuel within the inlet cavity 42 [of the fuel filter] and the [vehicle] body 38.”,因此,公眾有權相信專利權人的話,也就是,本發明就是fuel filter」 。在SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.案中,說明書曾多次提及「本發明」(“the present invention”)具有軸向配置的管件;CAFC指出,「『本發明』具有軸向配置的管件」是很強的證據,足以證明請求項19不應解讀為涵蓋「具有鄰接配置的管件」這個相反的結構。
7.1.3 說明書使用“important”、“key”、和“basic”等強調性用字
當說明書將某個技術特徵(“µPDA”)描述成「本發明中非常重要的技術特徵」(“A very important feature of the µPDA in an aspect of the present invention”),並且貶抑其它的替代物時,申請人就已經…

在Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.案 中,全院聯席的CAFC的多數意見支持Atlantic案的見解,並從「請求項的公示性」、「判定侵權成立與否的可行性」、以及「被控侵權者的權利」這三個角度,來解釋其為何認為「方法界定產物請求項」在侵權成立與否的認定時,應考量方法特徵;就「請求項的公示性」而言,請求項所記載的內容已告訴公眾,該產物就是由該方法所製成;就「判定侵權成立與否的可行性」而言,如果在判定侵權成立與否時,不比較該產物與被控侵權的產物是由什麼方法所製成,那麼就只能比較兩者的結構和特性,可是該請求項之所以稱為「方法界定產物請求項」就是因為其根本就沒有記載該產物的結構或特性;就「被控侵權者的權利」而言,如果被控侵權者使用不同於該方法的其它方法能作出更好的產物,那麼法院又有什麼理由禁止該被控侵權者這樣作呢? 全院聯席因此推翻Scripps案中不一致的部分。
關於如何認定「方法界定產物請求項」的侵權成立與否的一些看法

第3節 連結請求項與重新加入
連結請求項(linking claim)通常為上位請求項(例如,金屬,其連結數個下位請求項,例如,銅和鐵)、或次組合物請求項(例如,螺絲,其連結數個包含該次組合物的組合物請求項,例如,筆記型電腦和挖土機)。連結請求項一旦獲准專利,則依附於該連結請求項、或包含該連結請求項的所有技術特徵的請求項也會一併獲准專利。舉例來說,螺絲請求項一旦獲准專利,則包含該螺絲的筆記型電腦請求項和挖土機請求項也會一併獲准專利。在審查過程中,審查官會主動選擇連結請求項 ,作為申請案的審查標的。

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 袁仁捷
學歷:
 台灣大學電機系學士
 美國Worcester Polytechnic Institute電機碩士
經歷:
 遠見科技股份有限公司研發工程師
 北美智權股份有限公司專利工程師
 萬國專利商標事務所專利工程師

 
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