2007年有人在「哈今的專利自學手冊」上問:「請問誰有MPEP的中文版?」,接著有人回答:「據了解是沒有 因為翻出來會出人命…。」(見http://www.patent-tutorial.net/website/content/forum/2281)。的確,將MPEP翻成中文,是會出人命的。然而,將閱讀MPEP後的心得記錄下來,應該會對身體有益吧?而這就是本書出版的動機。
本書大體上是按照一項發明從萌芽(例如,「專利申請案的類型」、「適格的發明標的」、「請求項」)、成長(例如,「限選要求」、「申請案的修正」、「專利性要件」)、茁壯(例如,「核准與發證」、「專利的修正」、「重新發證」)、及至凋零(例如,「申請案與專利的放棄與復活」)等各個階段,依序編寫而成。讀者可從本書第1章讀起,也可從中挑選有興趣的章節閱讀。
本書兼談申請案/專利的實質內容(例如,「請求項的解讀方式」、「明確性」、「非顯而易知性」)和程序事項(例如,「加速審查」、「外國申請許可」、「與審查官訪談」、「資訊揭露義務」的「非相關人士提供資訊」),因此,不僅適合專利工程師閱讀,對程序人員也有幫助。此外,本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題,因此,也適合發明人翻閱。
本書自2007年著手寫起,其間經歷KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)、2013年的 Leahy–Smith America Invents Act (AIA)、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ___ (2014)、以及Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, (2014) 等對於專利實務有重大改變、並影響深遠的事件,而本書也就因為這些事件的相繼出現,必須不斷地修改。本書作者雖盡力校正,但本書的部分內容仍難免已經過時、或有所疏漏,望先進們能不吝提醒、指教。此外,本書針對各個議題所引用的判決,對於其中的論理過程會有所簡化,因此,期盼讀者能參考原文,以更深入和精準地了解究竟還有哪些因素導致判決的結果。
承蒙廣流智權事務所盧建川專利師對於本書的關心、及所提出的指正和建議,在此謹致上感謝。
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第17章 專利性要件-非顯而易知性 105
方可成立,自不待言。
定性(種類)乎?定量(程度)乎?
數值範圍的「關鍵性」(也包含「不可預期的結果」)究竟應表現在性質上?還是該數值範圍只要與先前技術在程度上有所差異,即稱具有「關鍵性」,歷年來的判決看法分歧。
舉例來說,「申請人所宣稱的數值或範圍必須對應於物理現象,並且…相較於先前技術,發明的特性或性質必須是新且實質不同的」;「比例或數值只有當涉及種類上、而非程度上的差異時,才可論及關鍵性…該特別的模數和硬度僅稱得上是較佳的,而不能視為關鍵的」;「第2圖所展現的顯著進步,應被歸類於種類上、而非程度上的差異」;「僅程度上的差異尚不足以證明舊有物質的同系物具有專利性」。
對照之下,在In re Wagner案中,CCPA明白表示,「專利法第103條並沒有提及發明與先前技術之間的差異應該是『種類』上的差異、還是『程度』上的差異,專利法第103條僅要求PTO或法院判定,本發明對於本領域中具有通常技術者而言,是否為顯而易知的」。在Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.案中,系爭發明是關於一種治療B型肝炎(hepatitis B)的化合物,Bristol-Myers指出,其發明相較於2’-CDG這個先前技術,具有「對於治療B型肝炎有更高效力」這個「不可預期的性質」,並認為由於化合物之間的些許差異往往就能決定病人的生與死,因此,
第22章 申請案與專利的放棄與復活 4
但該答辯並不完整或不適當);以及(4)提出續審請求(RCE)、刪除被核駁的請求項、或提出上訴(appeal)(如果PTO是發出最終審查意見通知書(Final Office Action),並且申請人沒有針對該OA作出「回覆」)。
2.2.2 「非故意」延遲
申請人只有在「非故意」延遲作出「回覆」、致使申請案「視為放棄」的情況下,才可向PTO請願「復活」該申請案。反面言之,申請人的「延遲」如果是經過深思熟慮(例如,無法克服OA中的核駁、或本發明已失去商業價值故沒有必要繼續申請或維持)後才作出的選擇,則非屬37 CFR 1.137(a)所規定的「非故意延遲」。在Lumenyte Int’l Corp. v. Cable Lite Corp.案中,Lumenyte的第300,202號申請案為三件系爭專利的母案,該申請案於1988年8月4日放棄;1988年12月30日,Lumenyte向PTO請願復活該申請案,並在聲明書上指出,其之所以放棄該申請案是出於疏忽(inadvertent);1989年2月,PTO接受Lumenyte的請願,並復活該申請案;然而,地方法院發現,Lumenyte根本就是「經過深思熟慮後,才選擇不針對1988年2月4日的審查意見通知書提出答辯,並因此放棄該申請案」,也就是說,這根本不算是37 CFR 1.137所規定的「非故意」放棄;不僅如此,地方法院還認定Lumenyte成立「不正行為」。
申請人在「故意」延遲並進而放棄其申請案後,縱然改變心意、或情事有所變更,也不會使已「故意」放棄的申請案轉變成「非故意」放棄的申
第23章 與專利相關的理論 8
以下僅先介紹(1)請求項經適用「均等論」後,不得涵蓋原本就屬於先前技術、或者根本就是先前技術的顯而易知變體的發明標的、以及(2)「均等論」經適用後仍應涵蓋請求項的所有技術特徵,至於「申請歷程禁反言」、「請求項失效論」、以及「揭露-貢獻法則」,則分別留待第3-5節再加以說明。
1.1.1 不得涵蓋先前技術
「當專利權人針對早期發明請求一種改良物時,其他人仍有資格實施該早期發明的各種變體,只要這些變體不是該改良物的均等物即可」。「在『均等論』下,專利權人不可獲得其在法律規定下本來就無法從PTO就文義方面所獲得的權利範圍。『均等論』之出現是用來防止詐欺專利(a fraud on a patent),而非給予專利權人其本來就無法從PTO合法取得的東西。由於先前技術本來就是用來限制發明人的請求項的範圍,因此,先前技術也同樣會限制請求項的均等物的可能範圍」。在Carmen Industries, Inc. v. Wahl案中,CAFC指出,「在『均等論』下,法院認為化合物筆直傾斜牆面是化合物變化傾斜牆面的法律均等物;請求項即使經過這樣的擴張後,相較於先前技術,仍具有專利性;因此,該請求項適用『均等論』時,不會受到先前技術的限制」。
「實施先前技術」抗辯
中國專利法第62條規定:「在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權」,也就是說,被控侵權人在法律效果上,等同於不成立文義侵權。然而,在美國專利侵權訴訟實務中,這種「實施先前技術」(practicing the prior art)抗辯只能在爭執均等論應否適用時提出。
在Baxter Healthcare Corp. v. Spectramed, Inc.案中,被告Spectramed認