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第17章 專利性要件-非顯而易知性 105
方可成立，自不待言。
定性（種類）乎?定量（程度）乎?
數值範圍的「關鍵性」（也包含「不可預期的結果」）究竟應表現在性質上?還是該數值範圍只要與先前技術在程度上有所差異，即稱具有「關鍵性」，歷年來的判決看法分歧。
舉例來說，「申請人所宣稱的數值或範圍必須對應於物理現象，並且…相較於先前技術，發明的特性或性質必須是新且實質不同的」；「比例或數值只有當涉及種類上、而非程度上的差異時，才可論及關鍵性…該特別的模數和硬度僅稱得上是較佳的，而不能視為關鍵的」；「第2圖所展現的顯著進步，應被歸類於種類上、而非程度上的差異」；「僅程度上的差異尚不足以證明舊有物質的同系物具有專利性」。
對照之下，在In re Wagner案中，CCPA明白表示，「專利法第103條並沒有提及發明與先前技術之間的差異應該是『種類』上的差異、還是『程度』上的差異，專利法第103條僅要求PTO或法院判定，本發明對於本領域中具有通常技術者而言，是否為顯而易知的」。在Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.案中，系爭發明是關於一種治療B型肝炎（hepatitis B）的化合物，Bristol-Myers指出，其發明相較於2’-CDG這個先前技術，具有「對於治療B型肝炎有更高效力」這個「不可預期的性質」，並認為由於化合物之間的些許差異往往就能決定病人的生與死，因此，
第18章 核准與發證 2
審查官所提出的核准理由屬於審查歷程的一部分，例如，法院在解讀請求項時，可參考審查官的核駁理由，因此，申請人如果對該核准理由有不同意見，最好適時提出陳述意見。然而，該核准理由究竟只是審查官的片面之詞（unilateral statement），而非申請人的意見，因此，並不會引發「審查歷程禁反言」的問題。在Salazar v. Procter & Gamble Co.案中，系爭US 5,535,474是關於一種牙刷，其包含彈性的刺激桿件（elastic stimulator rod）和彈性的磨擦桿件（polishing rod），該專利的請求項1是原附屬請求項2和3改寫而成的；在審查過程中，審查官判定原請求項1不具有非顯而易知性，但暫准（allowable）原請求項2和3，其中，原請求項2依附原請求項1，而原請求項3則依附原請求項2；審查官在「核准通知」的「核准理由」中指出，雖然先前技術已揭露本發明的結構，但由於該先前技術的桿件均是由尼龍（nylon）製成的，因此是可彎曲的（flexible）、而非彈性的，申請人並沒有針對審查官的「核准理由」提出陳述意見；Procter & Gamble認為，由於它們的牙刷中的刺激桿件和磨擦桿件均非彈性的，因此沒有侵害Salazar的專利權；地方法院指出，由於Salazar並沒有提出足夠的證據，證明Procter & Gamble的牙刷中的刺激桿件和磨擦桿件是彈性的，並且，地方法院認為，審查官上述的「核准理由」等於是將尼龍排除在「彈性的」之外，故Salazar
第19章 專利的修正 2
查歷程也顯示，審查官在與申請人面詢後，將“rear wall”改變成“rear walls”，以避開先前技術，申請人對於這個改變並沒有異議；因此，CAFC認為，“rear walls”並非專利法第255條所規定得以訂正的「辦事人員或印刷」的錯誤；就錯誤是否「不甚重要」而言；CAFC指出，一件專利最重要的部分當然是請求項，因此，如果請求項中某個錯誤經訂正後，請求項的範圍會改變，則該錯誤當然不是「不甚重要」；由於“rear walls”經訂正成“rear wall”後，會擴大請求項1的範圍，因此，“rear walls”也就不屬於專利法第255條所規定得以訂正的「不甚重要」的錯誤。
1.2.2 法院也有權力訂正專利的錯誤
雖然專利法第254和255條均沒有記載，法院也可像PTO發出訂正證書，但是法院在解讀具有錯誤的請求項時，仍得訂正該錯誤，只要該錯誤是明顯的（obvious）即可。惟須注意的是，專利法第254和255條究竟還是僅規定PTO、而沒有包含法院，為訂正錯誤的專責機構，因此，法院所能訂正的專利僅出現在以下兩種情況：（1）在考慮過請求項文字與說明書之後，對於該如何訂正錯誤已沒有爭議（not subject to reasonable debate）；以及（2）依據審查歷程，請求項僅能有一種解讀方式。
CAFC在Novo Industries LP v. Micro Molds Corp.案中指出，在專利法第254和255條制定前，最高法院早就支持法院在專利侵權訴訟中，可適當地解讀請求項，以訂正明顯的錯誤；舉例來說，在I.T.S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co.案中，系爭RE 14,049的請求項8記載“upper edge”，但相關的請求項5、6、7和9卻記載“rear upper edge”，最高法院支持地方法院，將請求
第20章 重新發證 11
「增大」與否除了可從請求項的範圍加以判定外，也可從侵權與否加以認定。具體言之，如果重新發證申請案的請求項，其範圍內的某些裝置或方法，不會侵害到原專利，則該請求項的範圍就較原專利的每一個請求項的範圍都來得大，也就是已符合「增大」的定義。舉例來說，如果原專利包含方法請求項，而重新發證申請案包含對應於該方法請求項的裝置請求項，則由於該裝置除了可由該方法製成外，也有可能由其它方法製成，也就是說，不一定會侵害該方法請求項，因此，該裝置請求項已「增大」原專利的範圍；反之，如果原專利包含裝置請求項，而重新發證申請案包含對應於該裝置請求項的方法請求項，則由於該方法一定會製成該裝置，也就是說，一定會侵害該裝置請求項，因此，該方法請求項並沒有「增大」原專利的範圍。
2.2 「兩年期間禁止」是針對重新發證申請案的申請日
「兩年期間禁止」（two-year bar）是針對重新發證申請案的申請日、而非限制範圍增大的請求項一定得在原專利的發證日起的兩年期間內提出。因此，專利權人如果想要增大原專利的請求項的範圍，固然必須在原專利的發證日起的兩年期間內提出重新發證申請案，但即使過了該兩年期間，專利權人仍然可以在該重新發證申請案中增加其它範圍增大的請求項。
在In re Doll案中，Doll於1957年10月31日，針對其US 2,728,074（1955年12月20日發證）提出重新發證申請案，該申請案除了包含原專利的請求項1-19外，另包含範圍較請求項1-19大的請求項20-31；Doll接著於
第22章 申請案與專利的放棄與復活 4
但該答辯並不完整或不適當）；以及（4）提出續審請求（RCE）、刪除被核駁的請求項、或提出上訴（appeal）（如果PTO是發出最終審查意見通知書（Final Office Action），並且申請人沒有針對該OA作出「回覆」）。
2.2.2 「非故意」延遲
申請人只有在「非故意」延遲作出「回覆」、致使申請案「視為放棄」的情況下，才可向PTO請願「復活」該申請案。反面言之，申請人的「延遲」如果是經過深思熟慮（例如，無法克服OA中的核駁、或本發明已失去商業價值故沒有必要繼續申請或維持）後才作出的選擇，則非屬37 CFR 1.137(a)所規定的「非故意延遲」。在Lumenyte Int’l Corp. v. Cable Lite Corp.案中，Lumenyte的第300,202號申請案為三件系爭專利的母案，該申請案於1988年8月4日放棄；1988年12月30日，Lumenyte向PTO請願復活該申請案，並在聲明書上指出，其之所以放棄該申請案是出於疏忽（inadvertent）；1989年2月，PTO接受Lumenyte的請願，並復活該申請案；然而，地方法院發現，Lumenyte根本就是「經過深思熟慮後，才選擇不針對1988年2月4日的審查意見通知書提出答辯，並因此放棄該申請案」，也就是說，這根本不算是37 CFR 1.137所規定的「非故意」放棄；不僅如此，地方法院還認定Lumenyte成立「不正行為」。
申請人在「故意」延遲並進而放棄其申請案後，縱然改變心意、或情事有所變更，也不會使已「故意」放棄的申請案轉變成「非故意」放棄的申
第23章 與專利相關的理論 8
以下僅先介紹（1）請求項經適用「均等論」後，不得涵蓋原本就屬於先前技術、或者根本就是先前技術的顯而易知變體的發明標的、以及（2）「均等論」經適用後仍應涵蓋請求項的所有技術特徵，至於「申請歷程禁反言」、「請求項失效論」、以及「揭露-貢獻法則」，則分別留待第3-5節再加以說明。
1.1.1 不得涵蓋先前技術
「當專利權人針對早期發明請求一種改良物時，其他人仍有資格實施該早期發明的各種變體，只要這些變體不是該改良物的均等物即可」。「在『均等論』下，專利權人不可獲得其在法律規定下本來就無法從PTO就文義方面所獲得的權利範圍。『均等論』之出現是用來防止詐欺專利（a fraud on a patent），而非給予專利權人其本來就無法從PTO合法取得的東西。由於先前技術本來就是用來限制發明人的請求項的範圍，因此，先前技術也同樣會限制請求項的均等物的可能範圍」。在Carmen Industries, Inc. v. Wahl案中，CAFC指出，「在『均等論』下，法院認為化合物筆直傾斜牆面是化合物變化傾斜牆面的法律均等物；請求項即使經過這樣的擴張後，相較於先前技術，仍具有專利性；因此，該請求項適用『均等論』時，不會受到先前技術的限制」。
「實施先前技術」抗辯
中國專利法第62條規定：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權」，也就是說，被控侵權人在法律效果上，等同於不成立文義侵權。然而，在美國專利侵權訴訟實務中，這種「實施先前技術」（practicing the prior art）抗辯只能在爭執均等論應否適用時提出。
在Baxter Healthcare Corp. v. Spectramed, Inc.案中，被告Spectramed認
第23章 與專利相關的理論 28
釋為「從原木切割下來的木質平台材料」，而Trex的板件具有50-60％的木質和40％的回收塑膠，因此，對於請求項1成立「均等論下的侵權」；然而，Rader指出，如果被控侵權的板件包含55％或60％的木質，則結果是否有所不同，而這個問題究竟應該由陪審團、法院、還是兩者共同解決，尚有待釐清。
第5節 揭露-貢獻法則
「揭露-貢獻法則」（disclosure-dedication rule）是指「發明標的如果在說明書中有揭露、但卻沒有在請求項中記載，則等於是貢獻給公眾」，這是因為專利的權利範圍是由請求項來決定；反面言之，請求項所沒有記載的發明標的就是公共財產，即便該發明標的有出現在說明書中亦然。另一方面，由於該發明標的沒有記載在請求項中，因此，PTO等於被剝奪了審查該發明標的是否具有專利性的機會，相應地，法院也沒有資格將專利的權利範圍擴大、而涵蓋沒有經過PTO審查過的發明標的。前已言之，某物件即使沒有文義侵權，但只要通過「均等論」的「功能-方式-結果測試」，則仍成立「均等論下的侵權」。然而，「均等論」在適用時，不可將申請人刻意（deliberately）未在請求項中所記載的發明標的重新取回（recapture）。也就是說，專利權
第23章 與專利相關的理論11
請求項經修正後而範圍縮小者，為何也是「中用權」的適用客體
請求項經修正後、致範圍擴大者為「中用權」的適用客體，非常容易理解，因為修正後的請求項額外涵蓋了原本貢獻給公眾的權利範圍。
如果侵權者對原請求項構成侵權，他當然也會對範圍縮小後的原請求項構成侵權，那麼他為什麼在該原請求項經重新審查、而範圍縮小後，仍可以主張「中用權」、並因此免除損害賠償的責任呢?「中用權的目的是保護那些因善意地相信原專利確實存在某些缺陷才作的投資」，侵權者就是相信範圍較大的原請求項無效（invalid）才作投資的，而另一方面，專利權人之所以要限縮原請求項，也必定是因為其原本的範圍過大而有無效之虞，因此，原請求項在實質上根本就不存在，而限縮後的原請求項，在侵權者作出投資之前，也是不存在的，故侵權者可針對這個原本不存在（或貢獻給公眾）的請求項主張「中用權」。
10.1.1 只答辯、而沒有修正請求項，「中用權」就沒有適用餘地
如果專利權人在重新審查程序中，僅答辯、而沒有修正或新增請求項，則沒有「中用權」的適用餘地，即便請求項的範圍有實質改變亦然。在Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc.案中，Marine Polymer Technologies（MPT）向地方法院控告HemCon 對其US 6,864,254構成侵權，US 6,864,254的請求項是關於一種“biocompatible”形式的poly-β-1→4-N-acetylglucosamine (“p-GlcNAc”)，用來治療嚴重的創傷；為了確保p-GlcNAc有足夠的純度，
第24章 設計申請案 6
由於設計的標的是物品的外觀，因此，設計申請案通常不包含剖面圖，特別是那些純粹用來顯示物品的內部結構或功能特徵的剖面圖。然而，如果剖面圖只是為了更清楚顯示物品的外觀，則可例外地允許，例如，D339,634的第6-8圖為剖面圖，其用來分別顯示第4圖的髖關節植入物（hip stem prosthesis）於6-6、7-7和8-8等斷線的形狀。
3.1 斷線
「斷線」在美國實務上，包含點線（dotted line, “ ”，或稱為「虛線」）、鏈線（dashed line, “ ”）、及點鏈線（dot-dashed line, “ ”（一點鏈線）或“ ”（二點鏈線））等形式，其中，「虛線」和「鏈線」多用來繪示某設計所應用的物品所在的環境（environment）及該物品中未請求保護的部分，而「點鏈線」則多用來定義該設計的邊界（boundary），具體言之，「該設計的權利範圍延伸至、但
第26章 設計的專利性要件 4
2.1 可視性
「設計專利是保護物品的外觀，也只有物品的外觀才是設計專利發證與否的關鍵」。因此，「某件物品如果在正常使用時是隱藏的，則非設計專利的標的，這是因為它們的外觀並不是應考量的事項」-「可視性法則」（visibility rule）。在Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc.案中，系爭D246,109是關於一種液體過濾器（見下圖，由左至右分別為該液體過濾器的上視圖、側視圖和下視圖），
；該液體過濾器是專門用來過濾賽車所使用的高效能潤滑油，並且在正常使用時，是安裝在殼體中，因此，一般人只看得到該上視圖中所顯示的部分；Mecca主張，該液體過濾器在正常使用時由於是安裝在殼體中，因此根本看不到任何裝飾性特徵，故該設計不具有專利性；地方法院指出，該液體過濾器在正常使用時所看得到的部分只有上蓋，但該上蓋並沒有任何裝飾；Norco認為，
第27章 設計專利的侵權認定13
磨墊，其間的差異僅在於Swisa的指甲研磨件有三個表面，而Nailco設計專利有四個表面），故CAFC認為，原告未有善盡舉證責任；此外，CAFC採用地方法院和CAFC的合議庭（panel）的看法，亦即，「在參照各種指甲研磨件後，有研磨墊的第四表面應該不同於沒有研磨墊的第四表面」和「Swisa的指甲研磨件在四個表面上均設置有研磨墊，在考量指甲研磨件的先前技術後，應認為其與『僅在三個表面上設置研磨墊』之間的差異並不能算是微不足道的差異」，因此，CAFC認為，鑑於Swisa的指甲研磨件與Nailco設計專利之間的相似度，一般觀察者在參照先前技術後，應不致於相信Swisa的指甲研磨件就是該設計專利，故判定侵權不成立。
3.1 舉證責任
「參照先前技術的一般觀察者測試法」雖然涉及設計專利與先前技術之間的比較，但其僅能判定侵權是否成立，而不能用來判定該設計專利的有效性，因此，侵權成立與否的舉證責任，仍落在專利權人身上。然而，不同於「新穎性特點測試法」，其要求專利權人提出先前技術（如Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案中專利權人所引用的四件先前技術），「參照先前技術的一
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